발간자료

다루는 주제
상표권 침해 성립 여부와 효력 범위 대조·보통명칭과 성질 표시 및 선사용권(먼저 상표를 써온 사람이 계속 쓸 수 있는 권리) 항변(상대방 주장을 반박하는 주장)·민사 소송상 침해금지와 배상액 산정 구조·통지서 수령 판매자(셀러)의 초기 위험 관리와 형사 분쟁 방어

글의 구성
영역별 쟁점과 법적 기준
진행 단계
먼저 확인할 것
자주 묻는 질문

온라인 판매처에 기재한 검색 태그나 상품 제목을 두고 권리자 측 대리인으로부터 상표권 침해 통지서를 받는 상황입니다.

• 상표법 제89조에 따르면 상표권자는 지정상품(상표를 쓰겠다고 등록할 때 지정한 물품)에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점합니다(상표법 제89조).

• 상표법 제108조 제1항은 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위, 또는 사용 목적으로 교부(물건이나 서류를 넘겨줌)·판매·위조·모조·소지하는 행위 등을 상표권 침해로 규정하고 있습니다(상표법 제108조 제1항).

근거 법령 · 상표법 제89조, 제108조 제1항

물품의 재료나 규격을 설명하기 위해 흔히 쓰이는 낱말을 상세페이지에 적었을 뿐인데 타인의 등록상표 침해라는 지적을 받는 상황입니다.

• 상표법 제90조 제1항 제1호는 자기의 성명·명칭이나 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 정하고 있습니다(상표법 제90조 제1항 제1호).

• 같은 항 제2호는 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에도 상표권의 효력이 미치지 않는다고 명시합니다(상표법 제90조 제1항 제2호).

• 상표법 제99조 제1항은 타인의 상표등록출원(상표 등록을 특허청에 신청함) 전부터 국내에서 부정경쟁의 목적 없이 계속하여 사용하고 있었고, 그 결과 출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 경우에는 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가진다고 규정합니다(상표법 제99조 제1항).

근거 법령 · 상표법 제90조 제1항 제1호·제2호, 제90조 제3항, 제99조 제1항·제2항·제3항

상표권자가 법원에 판매 금지 가처분(판결 전에 임시로 판매를 멈추게 하는 명령)을 신청하거나 판매 전체 금액에 달하는 과도한 손해배상액을 청구해 오는 상황입니다.

• 상표법 제107조에 따라 상표권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있으며, 침해행위를 조성한 물건의 폐기나 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 함께 청구할 수 있습니다(상표법 제107조 제1항·제2항).

• 상표법 제110조 제7항은 타인의 상표권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 법원이 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있도록 규정하고 있습니다(상표법 제110조 제7항).

• 상표법 제111조에 따라 1억 원(고의적인 침해의 경우 3억 원) 이하의 범위에서 상당한 금액을 청구하는 법정손해배상 제도도 마련되어 있으며, 상표법 제112조에 따라 타인의 등록상표임을 표시한 상표를 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 추정(반대 증거가 나오기 전까지 사실로 여김)됩니다(상표법 제111조 제1항, 제112조).

근거 법령 · 상표법 제107조 제1항·제2항·제3항, 제109조, 제110조 제1항·제3항·제4항·제7항, 제111조 제1항, 제112조

경고장을 받고 당황하여 사실관계를 확인하지 않은 채 섣불리 합의를 진행하거나 통지를 무시했다가 형사 사건으로 비화하는 상황입니다.

• 섣부른 책임 시인(인정함)은 추후 민사상 손해배상 범위나 고의성을 다툴 때 불리한 증거로 제출될 수 있기 때문입니다.

• 반대로 아무런 법적 검토 없이 상대방의 통지를 완전히 무시한 채 문제 된 표기로 상품 판매를 계속 유지하면, 통지 수령 이후의 행위가 고의적인 침해의 근거가 되어 배상 책임 범위가 넓어지거나 상표법 제230조에 따른 형사 고소 등 추가 분쟁으로 번질 우려가 있습니다(상표법 제230조).

근거 법령 · 상표법 제109조, 제112조, 제230조

1단계 통지서 수령과 권리 범위 대조

하지만 통지서를 수령한 직후 가장 먼저 진행해야 할 절차는 상대방이 내세우는 권리의 실체와 효력 범위를 객관적으로 대조하는 일입니다.

2단계 판매 증빙 확보와 회신 서면 작성

따라서 상표권 침해 경고장에 기재된 회신 요청 기한을 확인한 뒤에는 먼저 내부 판매 데이터와 거래 증빙부터 취합해야 합니다. 경고장에 대한 회신 내용증명 작성은 내 표기 행위가 상표법상 침해에 해당하는지, 효력 제한이나 선사용권 등 항변 사유가 있는지, 혹은 즉시 표기를 수정·삭제하고 합의로 종결할 사안인지를 종합적으로 검토한 뒤에 진행하는 것이 바람직합니다.

3단계 등록무효 심판 청구와 소송 대응

상표권자가 등록상표를 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 지정상품에 사용하고 있지 않다면 불사용취소심판(쓰지 않는 상표 등록을 취소해 달라고 특허심판원에 청구하는 절차)을 청구하여 해당 상표등록의 취소를 구하는 맞대응이 가능합니다. 아울러 상대방의 상표가 원래부터 식별력이 없거나 부정한 목적으로 출원되는 등 등록 무효 사유를 안고 있음에도 형식적인 권리만을 내세워 경고장이나 소송을 제기하는 경우라면, 등록무효심판 청구와 함께 민사 절차에서 권리남용 항변을 펼쳐 침해 주장을 방어할 수 있습니다.

☑ 경고장·내용증명·소장 원본, 상대방이 주장하는 상표 등록번호 및 지정상품 분류 내역

☑ 문제 된 단어가 사용된 온라인 판매처 상품 제목, 상세페이지 설명, 검색어 태그 캡처 화면

☑ 상대방의 상표등록출원일 이전부터 해당 상호나 명칭을 사용해 온 간판 사진, 스토어 개설일, 과거 거래명세서

☑ 도매처·제조사로부터 전달받은 상세페이지 원본, 공급계약서, 세금계산서, 거래 대화 내역

☑ 해당 상품의 판매 기간, 총 양도 수량, 매출액, 매입 원가 및 플랫폼 수수료를 공제한 순이익 정산 내역

문제가 된 상품명이나 상세페이지를 수정·삭제하는 조치는 추가적인 침해 주장을 차단하고 분쟁 대상 기간이 늘어나는 것을 막는 데 의미가 있습니다. 그러나 판매 게시물을 내렸다는 사실만으로 이미 발생한 과거 판매 기간에 대한 민사상 손해배상 청구권까지 자동으로 소멸하는 것은 아닙니다(상표법 제109조). 게시물을 삭제하기 전에 당시 화면 구성이 어떠했는지 캡처해 두고, 실제 판매 수량과 표기 경위를 정리한 뒤 상대방의 요구 사항에 어떻게 회신할지 법리적으로 검토해야 합니다.

물품이나 포장 자체에 표장(상표나 기호)을 부착하지 않았더라도 온라인 판매 화면의 상품명이나 상세페이지에 타인의 등록상표와 동일·유사한 표기를 하여 수요자가 상품의 출처를 오인·혼동하게 만드는 방식으로 출처표시 기능을 수행하는 경우라면, 상표법 제108조 제1항에 따른 침해 여부가 문제 될 수 있습니다. 다만 해당 단어가 상품의 성질, 원재료, 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과한지, 아니면 출처 표시로서 상표적으로 사용되었는지는 구체적인 표기 위치와 문맥에 따라 판단이 달라집니다(상표법 제90조 제1항 제2호).

내용증명에 기재된 요구액은 권리자 측이 일방적으로 산정해 제시한 금액이므로, 그 액수를 그대로 지급해야 할 법적 의무가 즉시 발생하는 것은 아닙니다. 상표법 제110조는 양도 수량에 단위수량당 이익액(판매가액에서 변동비용을 공제한 한계이익)을 곱한 금액이나 침해자가 침해행위로 얻은 이익액(손해액으로 추정) 등을 기준으로 손해액을 산정하도록 정하고 있으므로, 먼저 상표권 침해 성립 여부 자체를 따져보고, 침해가 인정될 여지가 있더라도 실제 판매 수량과 변동비용을 근거로 금액의 타당성을 다투어 볼 수 있습니다(상표법 제110조).

상표법 제230조는 상표권의 침해행위를 한 자에 대하여 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처한다는 형사처벌 규정을 별도로 두고 있습니다(상표법 제230조). 저작권법상 일부 범죄와 달리 상표법상 침해죄에는 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다는 친고죄(피해자의 고소가 있어야 재판에 넘길 수 있는 범죄) 규정이 없으므로, 민사상 합의서를 작성할 때는 향후 민·형사상 일체의 이의를 제기하지 않는다는 부제소 합의(소송을 내지 않기로 하는 약정) 문구와 이미 접수된 고소 사건이 있다면 그 취하 및 의견서 제출 방안까지 명확히 기재해 두어야 분쟁이 재발하는 것을 방지할 수 있습니다.

상대방이 등록상표를 정당한 이유 없이 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 지정상품에 사용하고 있지 않다면 불사용취소심판을 청구하여 해당 상표등록의 취소를 구하는 맞대응이 가능합니다. 아울러 상대방의 상표가 원래부터 식별력이 없거나 부정한 목적으로 출원되는 등 등록 무효 사유를 안고 있음에도 형식적인 권리만을 내세워 경고장이나 소송을 제기하는 경우라면, 등록무효심판 청구와 함께 민사 절차에서 권리남용 항변을 펼쳐 침해 주장을 방어할 수 있습니다. 따라서 경고장을 수령했을 때는 내 표기의 적법성뿐만 아니라 상대방 등록상표의 출원 경위와 실제 영업상 사용 실태까지 함께 조사하여 대응 전략을 세워야 합니다.

비슷한 상황이라면 혼자 정리하기 전에