발간자료

다루는 주제
영업표지 혼동 행위와 인지도 요건·선사용권과 상표 등록 분쟁 방어·상품 형태 모방과 성과물 무단 도용·금지 청구와 손해배상 및 가처분

글의 구성
영역별 쟁점과 법적 기준
진행 단계
먼저 확인할 것
자주 묻는 질문

오랜 기간 운영해 온 가게의 상호나 간판이 다른 매장과 비슷하다며 철거 요구를 받는 상황입니다.

• 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목과 나목은 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장 등 상품표지나 상품 판매·서비스 제공방법 또는 간판, 외관, 실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관을 포함한 영업표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 상품이나 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하고 있습니다.

• 상대방의 표지가 국내 전역 또는 일정한 지역 범위 안에서 수요자들에게 널리 알려진 수준에 이르렀는지 여부는 영업 기간, 매출 규모, 광고 홍보 내역 등을 종합하여 엄격하게 판단하므로, 단순히 이름이 비슷하다는 이유만으로 부정경쟁방지법 위반이 성립하는 것은 아닙니다.

• 설령 상대방의 표지가 널리 알려진 상태라 하더라도, 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 및 나목의 각 1)목과 2)목에 따라 타인의 표지가 국내에 널리 인식되기 전부터 그 표지와 동일하거나 유사한 표지를 부정한 목적 없이 계속 사용하는 경우나 그 승계인으로서 부정한 목적 없이 계속 사용하는 경우에는 부정경쟁행위에서 제외됩니다.

근거 법령 · 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 가목·나목

기존에 쓰던 상호를 제3자가 먼저 상표로 출원하여 등록한 뒤 사용료 지급이나 간판 철거를 요구하는 상황입니다.

• 상표법 제99조 제1항은 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 자로서, 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것과 그 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것이라는 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리(선사용권)를 가진다고 규정합니다.

• 상표법 제99조 제2항에 따라 자기의 성명·상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자로서 제1항 제1호의 요건(부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것)을 갖춘 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가집니다.

• 상표법 제90조 제1항 제1호는 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 정하고 있으나, 같은 조 제3항에 따라 상표등록출원 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

근거 법령 · 상표법 제90조 제1항 제1호·제3항, 제99조 제1항·제2항

매장에서 독창적으로 개발한 제품 형태나 인테리어 구성을 경쟁 매장이 그대로 베껴 판매하는 상황입니다.

• 자목 단서에 따라 상품의 시제품 제작 등 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지난 상품의 형태를 모방한 상품이나, 동종의 상품(동종의 상품이 없는 경우에는 그 상품과 기능 및 효용이 동일하거나 유사한 상품을 말한다)이 통상적으로 가지는 형태를 모방한 상품에 해당하는 경우에는 부정경쟁행위에서 제외되므로 최초 시제품 제작일과 출시일을 먼저 확인해야 합니다.

근거 법령 · 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 자목·파목

모방 행위로 인해 매출 하락과 손님 혼선이 발생하여 즉각적인 사용 중단과 피해 보상을 구하는 상황입니다.

• 부정경쟁방지법 제4조 제1항은 부정경쟁행위로 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다고 규정하며, 같은 조 제2항에 따라 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있습니다.

• 부정경쟁방지법 제5조는 고의 또는 과실에 의한 부정경쟁행위로 타인의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다고 규정하고 있습니다(다만 제2조 제1호 다목의 식별력·명성 손상 행위는 고의에 의한 부정경쟁행위의 경우에만 배상 책임을 집니다).

• 민법 제766조 제1항 및 제2항에 따라 불법행위로 인한 손해배상의 청구권은 피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸하고 불법행위를 한 날로부터 10년을 경과한 때에도 시효로 소멸합니다.

근거 법령 · 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제4조·제5조, 민법 제750조·제766조

1단계 사실관계 확인과 초기 증거자료 확보

따라서 경고를 받은 소상공인은 자신의 사업자등록일, 최초 간판 설치 계약서와 시공 사진, 초기 홍보물 등을 확보해 상대방 표지가 유명해지기 전부터 부정한 목적 없이 정당하게 영업을 이어왔다는 사실을 정리할 필요가 있습니다. 상대방의 등록 경위와 사용 실태를 살피고 선사용 입증 자료를 갖춘 뒤 내용증명에 회신하는 절차를 밟아야 합니다.

2단계 내용증명 발송과 침해 중단 요구

모방 업체로 인해 매출 하락이나 고객들의 오인 문의가 이어지고 있다면, 먼저 객관적인 증거를 수집한 뒤 내용증명을 보내 침해 중단을 요구하고 필요에 따라 법원 절차를 밟게 됩니다. 본안 소송은 판결이 나기까지 상당한 시일이 걸리므로, 당장 모방 매장의 영업이나 모방품 유통으로 인한 피해를 막으려면 사용금지가처분 등 임시 조치를 신청하는 방안을 검토해야 합니다.

3단계 법원 증거보전과 본안소송 절차 진행

본안 소송 제기 전이나 진행 중에 법원에 증거보전 신청을 하거나 추후 감정 절차를 밟아 침해 증거를 확보할 수 있습니다. 따라서 타임스탬프가 찍힌 촬영물과 구매 영수증을 먼저 확보하고, 법원을 통한 증거보전 절차 및 기술·디자인의 유사성 감정 신청이 필요한 사안인지 신속히 점검해야 합니다.

☑ 문제 된 상호·간판·포장이 국내에 널리 인식되었는지 여부

☑ 상대방 표지가 국내에 널리 알려지기 전부터 부정한 목적 없이 먼저 사용해 왔는지 여부

☑ 상대방의 상표등록출원 전부터 부정경쟁 목적 없이 상호 등을 사용해 국내 수요자에게 인식되었는지 여부

☑ 상거래 관행에 따라 성명·상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단으로 계속 사용했는지 여부

☑ 모방당한 상품의 형태가 최초 갖추어진 날부터 3년이 지나지 않았는지 여부

☑ 모방된 상품 형태가 동종 상품의 통상적인 형태에 해당하는지 여부

☑ 매장 외관·인테리어·기획물 등에 투입한 개발비, 광고비, 영업 기간 등 독자적 성과를 뒷받침할 객관적 자료 유무

☑ 간판 철거·포장재 폐기 등 금지 청구 대상의 특정과 고의·과실에 따른 영업상 손해 입증 자료 확보 여부

상표나 디자인으로 등록되어 있지 않더라도 보호를 검토할 수 있습니다. 내 가게 이름이나 간판, 실내장식이 국내에 널리 알려져 있는데 상대방이 유사한 표지를 써서 손님들에게 혼동을 준다면 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목·나목에 따른 부정경쟁행위에 해당할 수 있습니다. 또한 상당한 투자와 노력으로 만든 매장 외관이나 구성을 공정한 상거래 관행에 반하여 무단으로 가져다 썼다면 같은 호 파목(성과 도용)을 근거로 제4조의 금지 청구와 제5조의 손해배상 청구를 검토할 수 있습니다. 다만 실제 보호 여부는 인지도와 투자 규모에 대한 구체적인 입증에 따라 달라집니다.

상대방이 상표를 먼저 등록했더라도 곧바로 간판을 내려야 하는 것은 아닙니다. 상표법 제99조 제1항에 따라 상대방의 상표등록출원 전부터 부정경쟁 목적 없이 사용해 국내 수요자 사이에 특정인의 상품 표시로 인식된 경우나, 제99조 제2항에 따라 자신의 상호를 상거래 관행에 따라 부정경쟁 목적 없이 출원 전부터 계속 사용해 온 경우에는 선사용권이 인정될 수 있습니다. 또한 상표법 제90조 제1항 제1호에 따른 상호의 관행적 사용에 해당하는지, 상대방 등록상표의 효력을 다툴 사유가 있는지도 함께 점검해 대응 방향을 정해야 합니다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목은 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여·전시하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하고 있어, 이를 근거로 판매 금지와 폐기를 요구할 수 있는지 검토합니다. 다만 자목 단서에 따라 내 상품의 형태가 갖추어진 날부터 3년이 지났거나, 동종 상품이 흔히 가지는 통상적인 형태인 경우에는 보호 대상에서 제외됩니다. 만약 3년이 지났더라도 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과에 해당한다면 같은 호 파목 적용이 가능한지 추가로 살펴보아야 합니다.

부정경쟁방지법 제4조는 부정경쟁행위로 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있을 때 그 행위의 금지나 예방, 침해 조성 물건의 폐기 등을 청구할 수 있도록 정하고 있습니다. 본안 소송은 시간이 오래 걸리므로, 현상 변경이나 지속적인 매출 피해 등 급박한 사정이 있다면 법원에 상호사용금지가처분 등 임시 조치를 신청하여 본안 판결 전에 사용을 중단시키는 절차를 검토할 수 있습니다. 가처분 인용 여부는 피보전권리와 보전의 필요성을 얼마나 충실히 소명하는지에 따라 결정됩니다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 및 나목이 성립하려면 상대방의 상호나 영업표지가 국내에 널리 인식된 것이어야 하고, 내 매장 사용으로 인해 수요자들이 두 영업을 혼동할 우려가 있어야 합니다. 상대방 표지가 내 매장이 위치한 상권이나 전국에서 널리 인식된 수준인지, 내가 상대방 표지가 유명해지기 전부터 부정한 목적 없이 먼저 사용해 왔는지에 따라 부정경쟁행위 성립 여부가 달라질 수 있으므로, 양측의 영업 시작 시점과 상권 범위를 비교하여 검토하는 것이 중요합니다.

비슷한 상황이라면 혼자 정리하기 전에