발간자료

다루는 주제
특허 침해 판단 기준과 구성요소 분석·특허침해경고장 수발신 및 사전 분쟁 절차·특허무효심판 및 권리범위확인심판·특허침해죄 형사 고소 및 수사 대응

글의 구성
영역별 쟁점과 법적 기준
진행 단계
먼저 확인할 것
자주 묻는 질문

타사 특허권을 침해했는지를 두고 기술적 구성의 일치 여부와 균등 침해 성립 여부를 정밀하게 대조해야 하는 상황입니다.

• 출시한 제품이나 공정 기술이 타사 특허권을 침해했는지는 특허등록원부상 명세서에 기재된 '청구범위'를 기준으로 결정되며, 청구항의 모든 구성요소를 그대로 포함해야 침해가 성립하는 '구성요소 완비의 원칙'이 출발점입니다.

• 일부 구성을 다른 부품이나 단계로 치환(다른 것으로 바꾸어 놓음)했더라도 두 기술의 과제 해결 원리가 동일하고 실질적으로 같은 작용효과를 내며, 통상의 지식을 가진 사람(해당 기술 분야의 보통 수준의 기술자)이 쉽게 치환할 수 있는 정도라면 법원은 '균등 침해'를 인정합니다.

• 또한 핵심 부품이나 원재료만 생산·판매하더라도 특허 물건의 생산이나 특허 방법의 실시에만 사용되는 전용 품목이라면 간접침해로 의제(법적으로 같은 것으로 봄)되어 동일한 책임을 집니다.

근거 법령 · 특허법 제97조, 제127조

경고장을 발송하여 상대방의 고의를 입증하려 하거나, 갑작스러운 침해 경고장을 수령하여 답변을 준비해야 하는 상황입니다.

• 특허침해경고장은 상대방의 고의를 확정 지어 징벌적 손해배상의 토대를 마련하는 수단이지만, 침해가 불명확한 상태에서 거래처에 무분별하게 보내면 영업방해나 부정경쟁행위로 역소송을 당할 수 있습니다.

• 수령 기업이 검토 없이 사과문을 보내거나 방치하면 침해와 고의성을 자인(스스로 인정함)한 증거로 쓰일 수 있습니다.

근거 법령 · 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호, 특허법 제128조 제8항

상대방의 등록 특허 자체에 하자가 있어 효력을 없애거나 자사 제품이 권리범위에 속하지 않음을 공적으로 확인받으려는 상황입니다.

• 출원 전 이미 알려진 기술(신규성 결여)이거나 선행기술 결합으로 쉽게 발명할 수 있는 수준(진보성 결여)이라면 등록 특허라도 소급하여(과거 등록 시점으로 거슬러 올라가) 무효가 될 수 있습니다(특허법 제29조, 제133조 제1항 제1호).

• 또한 당사자는 등록 특허 침해 여부를 사전에 가리기 위해 적극적·소극적 권리범위확인심판을 청구하여 확인대상발명이 등록 특허 효력 범위에 속하는지 먼저 확인받기도 합니다. 심결(특허심판원의 최종 판단)에 불복하면 심결문 등본 송달일로부터 30일 이내에 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있습니다.

근거 법령 · 특허법 제29조, 제132조의16, 제133조, 제135조, 제186조

지식재산권 침해 혐의로 형사 고소를 진행하거나 경찰 또는 특별사법경찰의 압수수색 및 수사를 받게 된 상황입니다.

• 권리자가 강제수사로 증거를 확보하고 합의를 압박하기 위해 특허침해죄 형사 고소를 병행하면, 경찰 기술유출수사팀이나 특허청 기술디자인특별사법경찰이 압수수색 등 수사를 진행합니다.

근거 법령 · 특허법 제225조, 제230조, 사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률 제5조 제34호

1단계 사실관계 확인과 증거자료 확보

침해 감정 및 증거 확보 단계: 권리자는 상대방 제품을 분석해 청구항 구성요소와의 문언·균등 대비표를 작성하고, 피청구인은 일부 구성 결여나 출원 전 공지된(세상에 널리 알려진) 자유실시기술임을 입증할 자료를 정리합니다.

2단계 사전 경고장 발송과 협상 절차

사전 경고장 발송 및 회신 협상 단계: 권리자는 침해 중지 요구일과 회신 기한을 정해 내용증명을 발송하며, 피청구인은 검토 기간 연장을 통보한 뒤 비침해 의견서 회신이나 설계 변경·통상실시권(특허를 일정 범위에서 쓸 수 있는 권리) 협상을 타진합니다.

3단계 특허침해금지가처분 신청과 대응

특허침해금지가처분 신청 및 방어 단계: 권리자는 법원에 생산·판매 금지를 구하는 가처분을 신청하고, 피청구인은 보전의 필요성 부재와 특허 무효 가능성을 소명(법관이 대강 확실하다고 추측할 정도의 증거를 제출함)하여 기각을 유도합니다.

4단계 본안소송 진행과 판결 강제집행

본안 소송(금지·손해배상) 및 자료제출명령 단계: 특허법은 손해 계산에 필요한 장부나 판매 자료 제출을 강제하는 자료제출명령과 감정 절차를 두고 있어, 영업비밀이라는 이유만으로는 제출을 거부하기 어렵습니다(특허법 제132조). 판결 선고·화해 권고 및 강제집행 단계: 법원의 화해권고결정이나 조정으로 실시료를 정산해 종결하거나, 종국 판결을 통해 침해품 폐기 및 배상금 추심(돈을 받아내는 절차) 절차를 밟습니다.

☑ 특허등록원부 및 공개·등록 특허공보 명세서(청구항 관련, 발명의 상세한 설명, 도면 및 권리 이전 내역 확인)

☑ 수발신한 경고장(내용증명) 및 이메일·공문 일체(경고장 봉투 수령일 확인용 및 거래처 클레임 내역)

☑ 자사 또는 상대방 침해 의심 제품의 실물·도면·매뉴얼(청구항 구성요소 대조용 기술 사양서)

☑ 출원일 이전 선행기술 문헌(출원일 전 공개된 특허·논문·카탈로그 등 무효심판 및 자유실시기술 항변용)

☑ 자체 개발 이력 자료(독자 개발 및 실시 준비를 입증할 연구노트·발주서 등 선사용권 항변용)

☑ 공동연구개발 계약서·납품 계약서·비밀유지계약서(권리 귀속 조항과 실시권 허여(사용 권리를 내어줌) 범위 확인용)

☑ 침해 의심 제품의 출시 시점·생산 수량·매출액 집계표(손해배상액 산정 및 가처분 보전의 필요성 다툼 대비용)

경고장을 수령했다는 사실만으로 법적인 생산·판매 중지 의무가 즉시 발생하는 것은 아닙니다. 우선 회신 기한 내에 검토 기간이 필요하다는 1차 회신을 보낸 뒤 특허 청구범위와 자사 제품 구성요소를 정밀 대비해야 합니다. 다만 침해가 인정될 경우 경고장 수령 이후 판매 행위는 '고의 침해'로 평가되어 최대 5배의 징벌적 손해배상이나 특허침해죄 처벌 근거가 될 수 있으므로, 비침해 논리나 회피 설계, 무효 사유 유무를 신속히 진단받아야 합니다.

그러나 부품이나 단계를 치환했더라도 과제 해결 원리가 같고 실질적으로 동일한 작용효과를 내며 통상의 기술자가 쉽게 바꿀 수 있는 수준이라면 균등 침해로 판단되므로, 회피 설계 단계부터 청구항 해석이 병행되어야 합니다.

특허침해금지가처분은 통상 수차례의 심문기일과 기술 설명 절차를 거치므로 신청부터 결정까지 수개월이 소요되는 경우가 많습니다. 방어 측은 명백한 특허 무효 사유를 담은 선행기술 조사 결과를 제출하고, 가처분 인용 시 회복하기 어려운 손해가 발생하는 반면 권리자는 금전 배상만으로 구제가 가능하다는 점을 소명해야 합니다.

특허무효심판이 청구되었다고 해서 민사 법원의 특허침해소송 절차가 자동으로 중지되지는 않습니다.

특허침해죄는 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없는 반의사불벌죄이므로, 고소인과 합의하여 처벌불원 의사표시가 명백하고 믿을 수 있는 방법으로 표현되면 형사 처벌을 피할 수 있습니다(특허법 제225조 제2항, 형사소송법 제232조 제3항). 비침해나 무효 주장이 받아들여지기 어려운 사안이라면 수사나 1심 공판 단계에서 실시료 지급 또는 설비 변경 조건으로 민·형사 일괄 합의를 도출해야 공소기각 판결이나 불송치·불기소 처분을 받을 수 있습니다.

비슷한 상황이라면 혼자 정리하기 전에